Баланс прав и интересов
В.Н.ШИТИКОВ – адвокат (Москва)
В статье анализируется практика рассмотрения споров о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с их неиспользованием.
Споры в сфере интеллектуальной собственности можно разделить на три категории: одни касаются охраны интеллектуальных прав и связаны с ее приобретением и поддержанием в силе, другие относятся к их защите от нарушений и, наконец, третьи призваны защитить права и интересы других лиц от незаконного приобретения и ненадлежащего пользования исключительными правами.
Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием относится к последней категории судебных споров. Причем обращение к этому правовому средству защиты, как правило, не связано ни с нарушением права правообладателем, ни с его злоупотреблением своим монопольным положением. Для разрешения таких споров существуют иные правовые механизмы. Именно поэтому Конституционный суд в своем определении от 2 октября 2003 г. № 393-О назвал досрочное прекращение правовой охраны антимонопольным инструментом лишения правообладателя «легальной монополии (исключительного права) в отношении зарегистрированного им в установленном порядке обозначения» .
То, что запрет на монополистическую деятельность в соответствии с п. 4 ст. 10 федерального закона «О защите конкуренции» не распространяется на действия по осуществлению исключительных прав на средства индивидуализации, вовсе не умаляет его антимонопольного характера. Ст. 1486 ГК РФ просто восполняет этот пробел в законодательстве. Конечно, случаются и злоупотребления, иногда весьма грубые, когда товарный знак изначально регистрируется каким-либо лицом с целью последующей перепродажи истинному владельцу, как правило, иностранной компании, которая по каким-либо причинам вовремя не зарегистрировала его на свое имя. Конфликты, возникающие в связи с подобными недобросовестными действиями, могут разрешаться на основе ст. 14 федерального закона «О защите конкуренции». Однако иногда бывает легче прибегнуть к положениям ст. 1486 ГК РФ и добиться досрочного прекращения правовой охраны товарного знака более экономичным путем.
Использование товарного знака не является обязанностью. Юридическая обязанность правообладателя использовать знак в законе не прописана. Ст. 1229 ГК РФ предусматривает лишь его право использовать товарный знак по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Закон даже защищает право владельца товарного знака на неиспользование, предоставляя ему трехлетний льготный срок, в течение которого он спокойно может готовить и запускать в производство товары, маркируемые данным товарным знаком. Использование товарного знака – это требование закона, которое обеспечивает его существование. Оно сродни различительной способности, при утрате которой, например в случае превращения знака в видовое понятие, также имеет место досрочное прекращение правовой охраны товарного знака.
Всякая монополия предоставляется государством на определенных условиях. Как определил президиум Высшего арбитражного суда Российской Федерации в постановлении от 1 марта 2011 г. № 14503/101, использование является условием сохранения исключительного права на товарный знак. Обеспечить выполнение этого условия может как сам правообладатель, так и иное лицо, действующее под его контролем, например лицензиат.
1 Патентный поверенный. 2011. № 4. С. 61.
В связи с изложенным возникает вопрос: если использование не является обязанностью правообладателя, а неиспользование – злоупотреблением, за что закон предусмотрел такое суровое наказание как прекращение правовой охраны товарного знака? Прекращение охраны в данном случае не стоит рассматривать как наказание. Это следствие бездействия правообладателя, о котором говорится в п. 1 ст. 5(С) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а также средство защиты прав третьих лиц. Именно поэтому механизм прекращения охраны запускается не по инициативе властного органа, а по заявлению заинтересованного лица. В силу п. 2 ст. 1 ГК РФ гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона, и только в той мере, в какой это необходимо для защиты прав и законных интересов других лиц.
Мера, введенная в отношении неиспользуемого знака, радикальная. Ведь законодатель не ввел, например, принудительное лицензирование или иное более мягкое ограничение исключительного права. Он посчитал, что защитить права и законные интересы других лиц можно, только прекратив исключительное право на неиспользуемый товарный знак. И, как показывает практика, полумеры здесь неэффективны. Превентивным результатом такого решения должно быть неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.
Именно на неформальном использовании знака акцентировал свое внимание президиум ВАС РФ в вышеуказанном постановлении, в отличие от информационного письма Роспатента от 20 мая 2009 г. № 32, где говорится об интенсивном использовании. Использование может быть более или менее интенсивным, но оно обязательно должно быть неформальным, а не для галочки о выполнении требования закона с целью сохранить действие товарного знака. Товар, маркированный товарным знаком, должен поступить в гражданский оборот. Для признания факта использования недостаточно, например, произвести его и отправить на склад или даже аффилированному предприятию для конечного потребления. Товар должен поступить на рынок, чтобы товарный знак выполнил свою функцию средства индивидуализации для потребителя, который по знаку смог бы отличить его от остальных однородных товаров других производителей.
2 Патенты и лицензии. 2009. № 6. С. 77.
В этой связи следует остановиться на соотношении использования товарного знака и исключительного права. К сожалению, п. 2 ст. 1486 ГК РФ не разделил должным образом эти два понятия, когда установил, что для целей данной статьи использованием товарного знака признается использование, которое осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1484 настоящего кодекса. В п. 2 ст. 1484 ГК РФ говорится об использовании исключительного права, а не товарного знака. А это не одно и то же. На разницу между ними указывает сам п. 2 ст. 1486 ГК РФ. Однако эту разницу не все замечают. Между тем закон предусмотрел исключение из п. 2 ст. 1484 ГК РФ, которое охватывает все действия, не связанные непосредственно с введением товара в гражданский оборот.
Таким образом, например, хранение товара, маркированного товарным знаком, будет использованием исключительного права и в соответствующих случаях его нарушением, но окажется недостаточным для установления факта использования товарного знака, поскольку не обеспечено его неформальное функционирование в гражданском обороте. Равным образом допускают ошибку те, кто заключение лицензионного договора признают использованием товарного знака. Бесспорно, на основе такого договора осуществляется использование исключительного права, но использование знака будет признано лишь тогда, когда в соответствии с этим договором товар попадет на рынок. Даже его изготовления и размещения на нем знака будет недостаточно для подтверждения факта использования.
К сожалению, и президиум ВАС РФ не был точен в этом вопросе, когда в постановлении от 1 марта 2011 г. № 14503/10 указал на «обязательность использования права на товарный знак» , а не самого товарного знака.
ООО «Аптека Доктор» в жалобе в Конституционный суд РФ на нарушение п. 1 и 3 ст. 1486 ГК РФ его конституционных прав и свобод заявило о том, что приобретение товарного знака новым правообладателем должно считаться использованием товарного знака. Однако Конституционный суд РФ не согласился с такой трактовкой и в определении от 29 мая 2012 г. № 909-О указал, что сами по себе положения ст. 1486 ГК РФ направлены на достижение баланса между правами и законными интересами владельца товарного знака и других заинтересованных лиц, что не может рассматриваться как нарушение конституционных прав заявителя.
К сожалению, практика рассмотрения споров о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с их неиспользованием складывается таким образом, что зачастую для достижения провозглашенного Конституционным судом РФ баланса заинтересованное лицо должно представить больше доказательств, нежели это требуется от правообладателя. Причиной тому нередко является неверное отношение к разъяснениям ВАС РФ, которые высший судебный орган дает по данному вопросу. Частный эпизод, по поводу которого высказывается президиум ВАС РФ, порой рассматривается судьями как алгоритм действий на все случаи жизни. Доказательство тому – дело по товарному знаку «Стрижамент».
В подтверждение своей заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны этого знака в отношении товаров 33 класса МКТУ ООО «Казачье» указало, что производит алкогольную продукцию и подало в Роспатент заявку на товарный знак «Стрижамент/Strigament» для товаров 32 и 33 классов, по которой получило отказ в регистрации. Арбитражный суд г. Москвы, не признавший заинтересованность ООО «Казачье», сослался на отсутствие доказательств намерения и готовности общества производить продукцию под маркой «Стрижамент».
Изложенные выше обстоятельства были собраны президиумом ВАС РФ воедино и оформлены как вывод о том, что к заинтересованным лицам «могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения» .
Судьи, принявшие данный вывод на вооружение, истолковали его таким образом, что факт подачи заявки на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака не может сам по себе свидетельствовать о заинтересованности лица, потому что подача заявки является лишь подготовительным действием к использованию обозначения. Этому способствовало и то обстоятельство, что приведенное выше высказывание схоже с положением третьего абзаца п. 5 указанного информационного письма Роспатента. Поэтому судьи по привычке применяют и п. 4 этого письма, согласно которому подача заявки на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака сама по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица, поскольку такую заявку может подать любое лицо (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель). При этом остается без внимания тот факт, что постановление президиума ВАС РФ /10 от 1 марта 2011 г. № 14503 – более сбалансированный документ, позволяющий заявителю преодолеть препятствие в виде неиспользуемого товарного знака. Последующие разъяснения ВАС РФ направлены на достижение той же цели.
Некоторые из судей идут еще дальше и требуют от заявителей более веских доказательств осуществления подготовительных действий по использованию товарного знака, забывая, что они подпадают под определение «угроза нарушения исключительного права» и согласно ст. 1252 ГК РФ должны пресекаться судами. Но кроме подготовительных действий суды часто хотят получить и доказательства реального намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности, как будто сами подготовительные действия не свидетельствуют о намерении использовать знак.
При таких завышенных требованиях единственным доказательством заинтересованности может оказаться только начало выпуска контрафактной продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком. А ведь в постановлении ясно сказано, что «применительно к части 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака» . Поэтому если истец приносит в суд копию заявки на сходный товарный знак, он тем самым выражает свой законный интерес. Мало того, подача заявки является единственным доказательством заинтересованности в использовании именно товарного знака, а не просто какого-то незарегистрированного в Роспатенте обозначения, поскольку без такой подачи не будет и самого товарного знака.
По ходу заметим, что в постановлении президиума ВАС РФ говорится именно о «сходном» , а не «сходном до степени смешения» обозначении, как в упомянутом информационном письме Роспатента. Поэтому истцу, чтобы подать заявление о досрочном прекращении правовой охраны этого знака, не нужно дожидаться, когда патентное ведомство проведет экспертизу заявленного обозначения и противопоставит ему оспариваемый товарный знак. Соответственно и суды не должны требовать представления результатов экспертизы.
Истребование доказательств осуществления подготовительных действий или реального намерения использовать сходное обозначение, помимо того, что не предусмотрено ст. 1486 ГК РФ, еще и противоречит ее положениям. Заявителю, как и правообладателю, в равной степени дается три года, чтобы подготовиться и начать производство маркированной продукции. А если учесть, что эти три года отсчитываются не с даты подачи заявки, а с даты регистрации товарного знака, когда установлена полная определенность с его правовой охраной, этот срок становится еще большим. Почему предприниматель должен готовиться к использованию знака, не будучи уверенным в том, что спорный товарный знак прекратит свое существование?
В связи с этим представляется излишним и требование производства однородных товаров, которое президиум ВАС РФ почерпнул из п. 5 информационного письма Роспатента. Как, например, предприятию, только принявшему решение о перепрофилировании производства и выпуске новой продукции, доказывать это обстоятельство? Кроме того, подобное требование противоречит провозглашенной в ст. 10 ГК РФ презумпции добросовестности участников гражданских правоотношений, о чем в постановлении президиума ВАС РФ тоже сказано: «Доказательств недобросовестного поведения общества и создания им видимости заинтересованности без реального намерения использовать спорное обозначение в своей деятельности в материалах дела не имеется, а следовательно, выводы Роспатента и судов о том, что общество не является лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны данного товарного знака, являются необоснованными» .
В связи с изложенным можно сделать вывод, что возлагать на заявителя бремя доказывания намерения или осуществления подготовительных действий к использованию сходного обозначения противозаконно. Ведь подобное доказывание призвано подтвердить именно добросовестность заявителя при подаче заявки на регистрацию товарного знака, которая в силу п. 3 ст. 10 ГК РФ предполагается. Разумеется, заявитель по собственной инициативе, как это сделало ООО «Казачье», может представить и эти доказательства. Но если заявитель этого не сделал, а правообладатель настаивает на его недобросовестном поведении, то по закону именно он должен доказывать данное обстоятельство.
Важным с учетом баланса интересов правообладателя и заявителя представляется вопрос об однородности товаров и услуг заявителя с товарами и услугами, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак. Выше уже говорилось, что требование производства однородных товаров на дату подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака создает лишние препятствия для развития производства заявителя, который пожелал расширить номенклатуру производимых товаров, но при этом столкнулся с неиспользуемым товарным знаком.
Помимо этого, данное требование не учитывает положения п. 2 ст. 1486 ГК РФ о том, что закон не обязывает даже правообладателя производить товары, для которых зарегистрирован его товарный знак. Он может поручить выпуск товаров другому лицу, которое будет под его контролем заниматься этим, либо заключить лицензионный договор, по которому лицензиат произведет нужный товар. А вот заявителю суды почему-то отказывают в этом, требуя, чтобы производителем товаров был обязательно он. К тому же и товары должны быть однородными.
Требование об однородности производимых товаров так сформулировано в п. 5 информационного письма Роспатента, что суды поняли его по-своему. Например, решение Арбитражного суда г. Москвы об отказе в прекращении правовой охраны товарного знака «Kaitsport» (дело А40-53262/12) было мотивировано тем, что в число зарегистрированных товаров по 25 классу МКТУ товары, производимые заявителем, не вошли. Почти то же самое, если, подобно суду, не обращать внимания на скобки, разъясняется и в письме Роспатента: «к лицам, имеющим законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого товарного знака, можно отнести лиц, являющихся производителями товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака…» .
Президиум ВАС РФ в постановлении от 17 сентября 2013 г. № 57933 исправил эту редакцию, заодно исключив и лишнюю фразу «(или однородных им)», воспроизведенную в постановлении по товарному знаку «Стрижамент». Согласно новой версии к заинтересованным лицам стали относить «производителей однородных товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак…» . Надо полагать, что имеются в виду производители товаров, однородных тем, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.
3 Патентный поверенный. 2014. № 1. С. 65.
Подобной путаницы в терминах не случилось бы, если бы президиум ВАС РФ более критично отнесся к требованию производства однородных товаров, перекочевавшему из информационного письма Роспатента в его постановления. Ведь, если говорить об однородности, то в том же постановлении по товарному знаку «Kaitsport», где в качестве критерия заинтересованности рассматривается наличие у заявителя фирменного наименования, однородности нет. Она заменена на «предпринимательскую деятельность, аналогичную деятельности правообладателя» .
И подобная замена вполне обоснованна, если обратиться к понятию «однородность» , также воспроизведенному в постановлении. Ведь если однородность определяется по тому, могут ли товары заявителя и правообладателя быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, то сходства сфер деятельности обоих лиц, о которых потребитель обычно больше осведомлен, чем о производстве однородных товаров, было бы достаточно для определения заинтересованности на дату подачи заявления. При одинаковой сфере деятельности реально за три с лишним года, которые даются законодателем заинтересованному лицу, наладить производство однородных товаров. И не следует от него требовать доказательств их производства при подаче заявления.
В деле о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Technoshock» именно так и произошло. Его обычно комментируют в связи с вопросом о субъектах заинтересованности, упуская из виду тот факт, что для ее установления судам не понадобился анализ однородности оказываемых под сходным доменным именем услуг. Фабула дела такова. В.В.Ковалев как физическое лицо подал заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Technoshock» в связи с его неиспользованием. Подача заявления была вызвана тем, что правообладатель предъявил к нему иск о нарушении права на товарный знак и потребовал взыскать компенсацию в размере 1 млн руб.
Суды, следуя постановлению президиума ВАС РФ по товарному знаку «Стражимент», в этой защите отказали, указав на отсутствие заинтересованности, поскольку физическое лицо не может оказывать услуги по выпуску рекламных листков, брошюр, демонстрации товаров (35 класс), а также ремонту видео- и аудиоаппаратуры, бытовой техники, техническому обслуживанию вычислительной и оргтехники, установке и ремонту компьютеров, компьютерных сетей и коммуникационного оборудования (37 класс), по хранению товаров (39 класс) и их реализации (42 класс).
ВАС РФ отверг доводы судов, посчитав, что интерес В.В.Ковалева заключается в том, что он c 2007 г. является владельцем доменного имени «technoshock.ru», зарегистрированного в 2002 г. Для этого высшему судебному органу не понадобилось углубляться в изучение вопроса, какие услуги оказывались под доменным именем www.technoshock.ru.
При новом рассмотрении дела Арбитражный суд г. Москвы установил, что подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака в связи с его неиспользованием направлена на защиту права В.В. Ковалева на доменное имя. Хотя это не совсем верно. Дело в том, что это право не подлежало защите, поскольку товарный знак был зарегистрирован на три года раньше доменного имени. И Арбитражный суд Московской области ранее совершенно правильно вынес решение о нарушении исключительного права на товарный знак. Поэтому в этом случае можно было бы говорить о защите интереса в использовании сходного доменного имени, который стал законным в связи с неиспользованием товарного знака.
Данное дело представляет собой классический пример сбалансированного судебного решения, к которому суд привела череда дел с конкретными обстоятельствами. Теперь остается только дождаться включения в ГК РФ прямой нормы, согласно которой правообладателю, не использующему знак, не только угрожало бы досрочное прекращение правовой охраны, но было бы отказано и в защите нарушенного права на товарный знак, как это принято в законодательстве других стран.
Конечно, трудно на начальном этапе требовать от судов правильного разрешения всех вопросов, возникающих при рассмотрении споров о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков в связи с их неиспользованием, тем более что даже Роспатент с его богатым опытом не всегда надлежащим образом справлялся с этой задачей. Но, как представляется, некоторых ошибок можно было бы избежать, если бы суды более взвешенно подходили к практике, которая обобщается высшим судебным органом. Примером такого подхода является сам Роспатент, который в деле по товарному знаку «Technoshock» изначально выступил на стороне В.В.Ковалева. Хотя в информационном письме ведомства до сих пор заинтересованным признается только лицо, способное быть субъектом права на товарный знак, то есть индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо.
Настоящая статья не преследует цель умалить интересы правообладателей, которые также порой оказываются незащищенными перед недобросовестными заявителями, желающими попользоваться популярностью известных брендов. Несколько лет назад нам довелось защищать известный товарный знак «Starbucks», который пыталась продвинуть на российский рынок одноименная компания. Это оказалось непростым занятием, поскольку ей противостоял агрессивно настроенный заявитель. Отчасти появление информационного письма Роспатента связано с проблемами, с которыми столкнулась известная сеть кофеен. Но, обжегшись на кофе, не следует дуть на холодную воду.
